Author: 众慧优创

美国专利申请和中国专利申请，面对授权时的逻辑差别 专利申请被通知授权之后，是否申请人缴了费，这个专利申请就不用管了？ 授权之后还需要考虑分案或续案的必要性，如果不需要分案或者续案，才能”不管“。据笔者了解，大部分申请人或企业，在被通知授权之后，”欢天喜地“地缴费，并未考虑该专利申请是否还有续案或分案地价值，这其实对申请人来说，这个专利申请的技术并未最大化发挥价值。关于何时续案和分案的介绍，可以参见文章美国专利申请续案申请[1]。 进一步的，如果需要美国续案和中国分案，两者处理上又有什么差异呢？ 美国续案和中国分案制度是不同的，美国申请如果处于”活着“，是可以持续递交续案（具体可以查看文章美国专利-基于续案的定向打击[2])；但是中国分案是有期限的，即使各种延期的方式结合，最长的期限也只有7年左右（具体可以查看文章如何保护产品-中国延审和分案的应用[3])。正是因为这个差别，中美专利申请授权之后，处理逻辑是不同的。 美国专利申请面对授权时的逻辑 根据美国专利申请的续案制度[4]，申请人可以基于原申请递交续案申请（ continuation application ），或部分续案申请（ continuation-in-part application ）。在递交分案申请和续案申请过程中，申请人可以提出与之前申请完全不同的权利要求，只要这个权利要求在说明书中有支撑即可，而部分续案申请允许在其中加入在先申请没有披露的新内容（new matter）。但是，需要注意的是，部分续案中加入的新内容是不能要求在先申请的优先权的。 在美国续案制度下，申请人可以通过持续递交续案，使得案件处于“活着”的状态，所谓“活着”的状态是指可以继续递交续案申请，享受原申请的申请日。例如，有这么1件美国专利申请[5]，其申请日是2017年10月23日，最早优先权日却是1996年12月12日，虽然距最早优先权日已过20年的时间，但是通过借助美国续案制度，该2017年10月23日的在后申请仍然可以使最早优先权的同族申请保持“活着”的状态。 在往期文章基于续案的定向打击[2]中，通过Raffel Systems诉香港敏华家具案的续案布局策略分析中可以看出，美国续案申请可以作为对抗竞争对手的利器。在打击目标明确时，可以选择及时递交母案中相关产品的续案申请，对母案中的产品形成更稳定的保护；在“局势”不明朗或定 […] …

在过去的咨询中，我们经常会遇到这样的问题： A企业：“我们在国内已经申请了专利，是否可以直接拿国内专利申请递交海外专利申请？” 众慧优创：“我们不建议这样做。虽然不同国家的专利制度存在相似性，但实际上还存在很大的差异。如果不考虑落地国家的具体要求，仅以同一份申请递交，那么可能会导致企业在海外专利申请中面临各种问题，其结果也不尽人意。” 本期，我们将从四个角度阐述海外专利申请的特别之处，为了帮大家详细解答这个问题。 1、客体问题引发修改的必要性 2、提升说明书对权要的支撑程度的重要性 3、创造性角度出发的修改建议 4、充分扩展是必备之举 一、客体问题引发修改的必要性 在开始之前，我们需要先明白什么是客体及客体问题。 专利权的客体是指：专利法保护的对象；而客体问题则指：专利申请请求保护的内容不属于专利保护的对象。 虽然客体问题在不同国家的法条或审查规定可能比较相似，但是在实际审查时对于不同的专利领域却存在差异。例如，在中国，某些特定领域的专利申请，如金融领域、数学算法领域、医学诊断领域等，审查员往往会更注重客体问题。而在美国，除了这些特定领域外，在其他领域只要保护的技术方案能够通过人脑来做，都可能被指出客体问题。 因此，即使中国申请没有被指出客体问题，但是在海外审查时却可能面临被指出客体问题的风险。考虑到克服客体问题不是很容易，因此我们建议在递交海外专利申请之前，对权项和说明书从客体问题的角度进行调整或补充撰写，以最大限度地减少海外审查中的风险。 如果您想咨询自身专利权要和说明书是否存在客体问题，可联系我们进行免费评估。 二、提升说明书对权要的支撑程度的重要性 除了上述客体问题，海外专利申请中还非常注重说明书的支撑问题，即112问题。这一问题在海外的重视程度可能比国内更高。因此，即使在国内申请中没有被指出说明书支撑问题，海外申请中仍然有可能被指出。 你可能会说：支撑问题可以在答复阶段处理。 当然，有些说明书支撑问题可以在答复阶段克服，比如，权要比较上位，需要将说明书的特征提至权要，但这会导致权要范围被缩小，即使成功授权，专利权的价值也会大打折扣。但有些问题是直接无法通过修改来解决的，专利可能会被直接驳回。即使可以在答复阶段克服的支撑问题，这也需要进行严谨的权项修改和强调关联，耗费大量精力和成本，并可能影响专利保护保护范围和授权周期。因此，在递交海外专利申请之前，保证专 […] …

在往期文章中，我们讲述了 美国专利续案 制度灵活的运用空间，对于扩大保护范围的作用，以及Raffel公司基于续案的定向打击的故事。文章推出后（可点击文末推荐进行阅读），我们收到了许多的咨询，其中有读者提出了一些相似的疑问，如： 问题：既然续案有如此重要的用处，那可以随时随地申请续案，不停优化专利保护范围吗？ 我们的答案：只有母案处于“活着”的状态，申请人才能灵活地运用续案。 为了更好的帮助大家明白这个答案，我们特别整理了一篇详细解答的文章，从母案“活着”是什么；如何延长“活着”时间；具体实操建议三个方面入手，让大家了解续案的相关知识，帮助企业更好的保护产品/技术。大家也可以选择跳跃阅读到自己感兴趣的部分。 一、母案处于“活着”的状态是什么意思？ 根据美国专利法的规定，续案递交的时间是在先申请处于未决状态。也就是说，在先申请处于未放弃或未授权的状态下，母案即处于“活着”的状态。 要注意的是，这项规定中注明的是“在先申请”，在先申请包含了首次递交的申请（即母案），还包括首次递交之后的续案。续案可以基于母案提交续案，也可以基于续案再续案。只要在先申请中有一个申请处于未决状态，母案就处于“活着”的状态，申请人就可以继续进行续案申请，且所有续案申请均可同享母案的申请日。 因此，当对专利的未来价值或深远布局还不甚明晰时，可以通过提交续案以维持母案的存活状态，以便后续重新构建专利布局。 但是，递交续案申请是越快越好吗？并非如此。 虽然持续递交续案是维持母案存活状态的常见方式，但是持续递交续案需要付出较高的成本。而且，持续递交续案的前提是说明书中存在可以递交续案的技术方案。所以，仅仅靠持续递交续案使母案“活着”，对于大部分申请人而言，有点“负担“过重。 如果您希望对续案制度进一步了解，我们免费为您推送相关文章，欢迎与我们联系！ 二、怎么做才能让母案“活着”的时间足够长呢？  当然，把控续案递交的时间、临时间绝限再递交续案是一个不错的方式。此外，还有一个重要因素往往是申请人容易忽略的：审查过程对维持案件状态的作用。 纵观整个美国专利申请流程，OA答复流程位于中间环节，OA答复流程结束的时间与续案提交的时间有着密切的关系，控制OA答复流程的时长，一定程度上影响续案的递交期限。而且，OA答复的灵活性和可操纵性较强，通过OA答复来延长审查过程、进一步延长母案“活着”状态的实用性 […] …

在 美国专利申请 中收到了美国专利商标局发出的“最终审查意见通知书（Final Office Action，简称FOA）”，其名虽冠有“最终（Final）”字样，但综观现行的美国专利审查制度及实践， FOA 并非是整个专利申请审查过程中最后一份审查意见通知书。那么收到FOA应该如何处理，才能最大的保证申请人的利益呢？ …

在 美国专利 申请过程中出于不同目的， 续案 扮演着不同的角色，发挥着不同的作用。其中，基于续案的定向打击是企业申请续案的一个重要目的。在之前的文章中，我们分享过苹果续案运用故事，以及如何基于续案扩大保护范围，大家提出了许多反馈和想法。 …

回顾美国专利审查，美国 101问题和112问题 （对应中国的2.2问题和26.3/26.4问题）在授权量的影响上完全不亚于新创性。 注：美国101问题或中国的2.2问题可以统称为客体问题(即，专利申请请求保护的内容不属于专利保护的对象），美国112问题或中国的26.3/26.4问题可以统称为说明书支撑/清楚问题（即，权要存在不清楚、说明书对权要支撑不够等）。 与美国专利申请审查相比，中国专利申请审查出现客体问题、说明书支撑或清楚问题的情况少很多。国内申请人在不清楚这一审查差异下，采用类似中国申请的策略，在申请美国专利时仅仅将关注点放在了新创性上，而忽略了美国审查中尤为严格的101问题和112问题，自然地也就增加了美国专利申请的风险。这些风险很大概率会成为美国专利申请的“绊脚石“。 申请一件专利，不管是官费还是代理机构的服务费，美国专利申请的费用通常要比国内专利申请的费用高很多，甚至好几个国内专利申请的费用可能才能抵一个美国专利申请的费用。因此，国内申请可能更多的是“广撒网”，将能够申请的技术点尽量单独申请，旨在希望其中部分技术点能够申请成功并发挥价值。但是，美国专利申请更多的是“精准投放”，是否进行美国专利申请可能是经过申请人筛选的，比如，选择进军海外时可能才考虑海外申请等。 不难理解，不管是从市场需求、申请成本的角度，还是专利布局的维度，申请人都希望美国专利申请获得授权的成功率足够高。自然地，提前防范上面提到的101和112问题风险变得尤为重要。 如果您希望全面了解海外专利申请的风险，我们免费为您推送相关文章，欢迎与我们联系！ 美国专利101问题的风险与防范 实质上，中国和美国对于客体问题的规定基本是相似的，例如，两国均规定了涉及智力活动的规则和方法、商业实施和经济等方面的管理不属于专利法保护的客体。但是，两国在客体问题的审查尺度却存在差异，美国对客体问题审查更严格。 美国专利申请审查时，如果权要内容看起来能够人脑执行，大概率会被指出101问题。 举一个很简单的例子，权要的内容是：服务器基于数据A构建向量，基于构建向量与参考向量的距离，确定数据A的某类风险。审查员认为这些步骤可以在人脑里完成，而被质疑是抽象概念，存在101问题。 可能您会疑惑，不是明确了在服务器上执行吗，为何还能有101问题？这是因为，即使在权要中记载了方法或产品在”服务器”上执行，美国专利审查 […] …

大家都知道海外专利申请之路是困难重重的，随时可能因为各类原因，导致申请效果不佳。那么，有没有什么方式可以解决呢？答案当然是有的，不同的方面，方式也有不同。 我们本次就先聊一聊：对于美国专利申请，如何争取足够大的保护范围，保证专利价值？ 在这里，我们不得不提到” 续案 制度“这个关键武器，巧妙地运用将可以事半功倍，水到渠成。 另外，在之前的文章中，我们也曾从苹果专利案例出发，简述了续案对于申请人/企业的重要性以及如何运用。大家如果感兴趣，可以戳下方链接详细阅读：《从苹果公司的案例出发，看美国专利中的续案如何运用》 什么是续案制度 首先，在回答问题之前，我们要搞清楚什么是续案制度。 “续案”是指延续前案的申请。在美国专利申请中，申请人可以基于最先递交的原始申请（即母案）提出续案申请，也可以针对已经递交的续案申请提出进一步的续案申请。在基于同一份母案派生出的所有申请中只要有一份尚处于未决期间，申请人都可以继续递交续案申请。续案申请可以享有母案的申请日。 如果您希望对续案制度进行深入了解，我们免费提供相关的资料介绍，欢迎与我们联系！  如何基于续案扩大保护范围？ 接下来，我们结合导致专利申请的保护范围过小的几种常见、典型的情况，具体说说如何基于续案扩大美国专利申请的保护范围。 第一种，撰写问题导致的范围受限 这种情况的产生，可能是由于撰写过程中的各种原因（如：撰写水平、其他原因考虑等），在权要中加入了一些不必要且具有限制的特征，从而导致保护范围受限。对于这种情况，将授权独权中不必要且具有限制的特征删除，并基于修改后的权要申请续案即可。 说起来可能比较简单，但是这种情况对于国内申请人是普遍存在的。国内申请人大部分是找国内代理所递交国内申请，然后基于国内申请递交美国申请，但是国内代理所的质量参差不齐，而且撰写方式可能并不一定适用于国外，最终撰写的质量并不符合海外申请的高质量，其范围也受限了。 如果您对已经申请的专利撰写不满意，我们免费为您评估，欢迎与我们联系！ 第二种，撰写时认定的发明点和审查时审查意见认定的发明点不同，导致最终授权的权要范围受限 这一情况的出现原因也有很多，比如：申请人对现有技术的了解程度、审查员的检索能力、审查员对领域技术的熟悉程度等。 如果审查员不认可申请人认定的发明点，经过审查员的审查和申请人的答复后，原独权的方案和授权独权的方案不仅技术特征 […] …

大家都知道，美国的专利申请制度是非常灵活的。“灵活”对于企业而言，其实是把双刃剑，把握不准确可能导致效果不佳。但是如果合理精准把握，就能协助企业在市场上如鱼得水。其中续案申请制度就充分体现了这一点。 我们以“ 苹果公司 -多点触碰专利”为例： 1/专利申请 多点触碰这项技术由美国特拉华大学的两名技术人员（Wayne Westerman和John G. Elias）研发，于1998年提交了专利申请，并根据技术发展情况进行有针对性地技术研发和专利续案申请。 2/收购衍生 2005年6月，苹果公司在对该项技术进行了收购，且被用于苹果的第一代iPhone手机，专利所有权最终在2007年8月转让到苹果公司名下。自此，苹果公司开始基于自身产品未来可能会存在的多点触控技术应用情景，提出大量的新权利要求，进行专利续案的申请。至今共衍生出近50件美国续案。我们可以从下图来简单看一下该技术的续案申请情况： 3/市场效益 苹果公司利用该项专利，做了充分的专利延伸布局。而在其后的市场发展中，该专利及其衍生带来的经济效益也是非常明显的。 – 案例分析·续案 – 案例中的苹果公司利用了此续案专利，起诉摩托罗拉、三星、HTC等公司，带来了巨大的价值。有意思的是，最早由Wayne Westerman和John G. Elias申请的母案专利，反倒没有被用于任何诉讼。这其实是比较常见的现象，据统计，是否拥有（较多的）续案专利是涉诉专利和非诉专利的主要区别特征之一。 相比于母案专利，续案专利更有可能会被用于美国的专利诉讼。那么，为什么会出现这种情况呢？ 我们可以在苹果公司的母案与续案的权要布局上找到启发： 在上世纪90年代末，触屏产品主要是液晶类的单点触控技术，而Wayne Westerman和John G. Elias的发明主要考虑的是如何解决多点触控技术在电路层面的实现问题。所以，该母案专利对权利要求的构建更多是围绕具体的电路结构。 在母案专利的申请过程中，Wayne Westerman和John G. Elias聘请了非常专业的代理人为他们撰写并提交了高质量的专利申请。这件专利申请除了披露多点触控技术的电路结构，还花了大量篇幅来“设想”多点触控技术在未来的应用场景。 苹果公司在收购之后，在2007年发布了第一代iPhone手机，而多点触控作为关键技术之一，也开始为大众所 […] …

如何巧用 PPH加速 美国发明专利审查？ 1 常规美国发明专利申请的审查需要多久？ 从USPTO提供的官方统计数据[1]来看，美国发明专利申请从递交起到收到首次OA的平均时长是16.1个月，而从递交到结案（这里结案是指案子获得授权或被最终驳回）的时间是25.9个月，而如何再把递交继续审查（Request for Continued Examination，RCE）的案子计算在内，美国申请的审查周期要长达29.8个月。 为何发明专利申请递交后，审查周期如此漫长？我们再看下面一组数据。图三展示的是美国专利申请排队的情况，待审的美国专利申请[2]的数量高达722,775件。待审的申请很多，这也是为何常规递交美国专利申请后，审查周期一般都很久。 2. 如何巧用PPH（Patent Prosecution Highway，专利审查高速公路）加速美国发明专利审查？ 我们接触到一些中国申请人，基于产品保护的目的或者一些项目需要，希望快速拿到美国专利的授权。在之前的文章中，我们跟大家分享过几种常用的加速方案，包括Track 1加速、PPH加速、基于年龄/健康的加速以及针对特定申请技术领域的加速等等。在之前的分享中，我们提到过，Track 1的加速效果是最快且最有保证的，但是Track 1高达4,340美金（大实体）的官费，还是让很多预算有限的申请人望而却步。其他的加速途径，对于申请人本身来说有诸多限制，可实施性不高。而PPH途径，既没有高额的官费又有较大的适用范围，是申请人不错的选择。 在之前的文章中，我们对几种加速途径的介绍都比较简单。在本文中，我们将结合近期的一些实例，重点跟大家分享一下PPH加速的效果以及实务中的操作。 2.1 PPH简介 PPH是目前国际上在缔结有双边或多边协议的协约国之间约定的一种专利审查加快程序。中国国家知识产权局与欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅和美国专利商标局共同开展了五局（IP5）专利审查高速路（PPH）试点项目，并且与其他多国专利局开展了PPH试点项目。具体而言，当申请人在首次申请受理局（Office of First Filing，OFF）提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被确定为可授权时，申请人可以此意见为基础，对后续申请受理局的审查提起加速申请。 2.2 基于PPH加速美国专利申请 从实务角度，如果中国申请人 且该美国申请的 […] …