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现在美国专利申请对于很多国内申请人来说变得不再陌生。在之前文章中，从申请内容的角度为大家介绍了美国专利申请的风险与防范。接下来，我们将从流程角度跟大家分享一下申请美国专利的风险与防范。 1、签署文件 中国专利申请在递交过程中，没有需要发明人签署的文件。而美国专利申请中，转让协议（Assignment）和发明人誓言（Declaration）这两份文件是需要发明人签署后登记或递交的。如果未按规范要求在规定时间内完成签署，可能会给专利带来隐患。这两份签署文件是做什么的，如果未按要求签署可能会有哪些隐患，又应如何防范风险？我们来详细了解一下。 转让协议（Assignment） Assignment文件与专利所有权有关，是一方将其所拥有的专利申请或专利的部分或全部的权益转让给另一方的书面文件。将Assignment文件在USPTO指定的系统进行登记，能够公示对专利或专利申请的所有权，防止因为所有权不明而引起的纠纷。 在实务中，绝大多数的发明都是职务发明，其申请人是发明人的雇主，如公司或学校。如果不递交从发明人向申请人的Assignment，两者对专利的所有权就不够明晰。因此，通过递交Assignment来指明从发明人向申请人的权益转移就变得非常重要了。 发明人誓言（Declaration） Declaration是USPTO要求发明人必须做出的声明，声明中应说明签署人充分了解申请内容，知晓信息披露的义务。如果在Declaration中故意作虚假陈述，可被处以罚款或监禁，或者两罚并施。 在实务中，Declaration需要随新申请一并递交。如果在新申请递交的时候，Declaration还未完成签署，后续再补交，则会产生160美金的官费。而如果Declaration没有在案子授权前完成递交，那么案子将无法获得授权。 那发明人离职了怎么办？ 由前述分享的内容可知，Assignment和Declaration对专利申请来说非常重要。申请人一定要及时安排发明人签署，并如期递交。除了期限监控外，需要另外注意的是，发明人的情况也会阻碍签署文件的递交。 在实务中，我们一般是基于中国优先权或者PCT申请递交美国专利。因此，我们递交美国专利的时候，距离发明完成或者说距离首次申请递交已经过去了相当长的一段时间。而在这时，申请人经常会遇到的一个问题是需要发明人签署Assignment和Declar […] …

在申请专利的过程中，与审查员的几轮“答辩”往复几乎是专利审查阶段的必由之路。审查员作为“人”的存在，其做出的判断难免会掺杂主观因素。例如，对于同样的驳回理由，我们在据理力争时发现，对于有些审查员能够“晓之以理”，但另外一些审查员的观点无论如何都无法撼动。因此，在制定答复策略时，如果能够提前了解审查员的“特性”，对于意见陈述书中的争辩方向自然也会更加清晰。本文将为大家介绍我们通过“审查”审查员能够带来的一些在答复上的启示。 首先需要说明的是，无论是中国专利申请还是美国专利申请，在常规操作下，专利申请人或代理机构往往根据专利审查机构下发的官方审查意见通知书来制定合理的“对策”，以应对审查员的各种挑战。但与中国不同的是，美国对于审查员信息的公开程度是非常大的。因此，本文将以此为切入点，重点分析审查员的审查情况对于美国OA答复策略的影响。 获取美国审查员情况的途径 近年来，专利数据越来越趋于开放，关于审查员审查信息的开放程度在美国无疑是走在前列的。例如，USPTO的官网上提供了“Examiner Name”入口，可以对任意一个审查员所审查的案件进行查询。另外，在大数据时代背景下，针对美国专利审查员的数据分析和统计网站也相继出现，例如PatentBots、LexisNexis等网站。通过在上述网站的查询入口中输入审查员名字，就可以显示审查员历史案件的通过率，或显示审查员审查的严格等级、审查历史、周期。在美国专利答审中，这些信息可以帮助我们了解审查员的情况。 根据审查员的情况制定答复策略 通过以上途径获得额外的审查员信息后，我们可以借助这些信息进一步来制定或修改答复策略。例如，审查员的通过率反映了审查员审查的历史申请的授权比例，根据审查员的通过率，可以初步判断申请文件经该审查员的审查，是否容易授权。可以参考关于审查员信息的以下几个指标来辅助制定答复策略： 另外，若是审查员通过率较高，答辩难度排名较低，同时有一定抗辩空间的专利，申请人也可以考虑申请与审查员会晤。通过会晤，申请人更好地理解审查员的拒绝理由，以进一步明确权利要求的保护范围，以减少专利审查程序的时间和费用。 值得强调的是，对审查员的大数据分析并非是谋取专利授权的救命稻草。审查员的情况对于制定答复策略来说仅能起到辅助判断和参考的作用，具体策略的制定依据仍然是以对OA中审查意见的分析为重心。 下面，通过一个具体的案例对上 […] …

一件专利申请是否能够取得授权，除了受技术方案本身的新创性影响以外，还与各个国家的专利审查制度息息相关。新颖性和创造性的判断对于专利能否取得授权存在实质性影响，而中美的法律和相关条例对于新颖性和创造性审查虽然存在相似性，但是在实操中，情况却存在差异，这就导致两国对同一个技术方案审查结果可能不同。 …

在为国内客户提供海外申请咨询过程中，常常遇到客户有这样的疑问：如果计划通过PCT途径申请海外专利，那还需要申请国内专利吗？ 对于国内申请人而言，通常情况下，产品研发或销售大多都包括国内市场，国内专利申请及布局自然也是非常必要的。 但是，这里涉及的关键问题是：到底是该拿着中国申请作为优先权申请PCT呢？还是直接申请PCT再落地国内呢？这两种方式的主要区别就是国内申请和PCT申请顺序的问题。我们今天就来聊聊这两种不同的申请顺序。 一、先交中国申请，再进行PCT申请 这种顺序，实际上是以先交的国内申请为优先权，在国内申请之后的12个月的期限内申请PCT。 这种方式的特点包括： 申请人递交中国申请后，有足足12个月的时间来决定是否提交PCT。 我们曾经在其他文章中有讲解过，如果申请人的目标海外落地国家比较明确，可以直接通过巴黎公约方式进入海外，经过PCT途径反而增加了申请成本。而经过12个月以后，企业对于专利要进入的国家或地区可能会更为明确，此时有可能不用再提交PCT申请。 当然，若企业当前预算不够，这12个月也提供了一个充裕的周转周期。 如果企业因为产品即将问世或想要进行竞对的举措，需要尽快申请专利，抢占时间，此时先进行国内申请也是一个不错的选择。 此种情况下的国内申请主要以占据时间先机为目的，相当于临时申请。由于申请时间比较紧张，申请人通常没有充分的考虑时间进行专利保护布局，可能无法实现高质量的国内申请撰写，其价值也相对有限。但是国内申请完成后，申请人有12个月的充裕时间，可以充分考虑产品保护、专利布局等问题，为PCT申请的高质量撰写作准备。 有的申请人可能会疑惑，为何一定要以国内申请充当临时申请的作用呢？ 首先，国内申请的费用远比PCT申请的费用低。而且，PCT落地海外时，有些海外国家并不允许对申请内容的大幅度的修改（特别是超范围的修改），所以专利落地某些海外国家时可能并没有办法提高PCT申请的质量，所以PCT的撰写质量变得尤为关键。 在这里，不得不提醒各位申请人，如果国内申请仅仅是抢占时间先机，撰写质量不高，建议在PCT申请之后，落地海外国家的同时落地国内，这样就可以解决开始申请的国内专利的质量弊端。 二、先提交PCT申请，再落地中国 简单来讲，这种申请方式就是申请人直接递交PCT申请，然后选择落地各个国家， 此时，各个国家中包含中国。 何时选择该种方式呢？ 当企 […] …

国内企业在国内申请被驳回后，对美国专利申请也持悲观态度，直接放弃美国申请。 事实上，国内申请被驳回不应成为是否提交美国专利申请的考虑因素。美国审查员不会因为国内审查被驳回而直接否决美国申请。 国内申请的状态不影响能否作为申请美国专利的基础，仍然能够以该国内申请作为海外申请的优先权。 不论是巴黎公约途径，还是专利合作条约（Patent Cooperation Treaty，简称PCT）途径进入美国，只要国内没有超过优先权期限（即，12个月），即使国内申请被驳回，仍然能以国内申请作为优先权申请美国申请。 如果您希望对海外申请途径进行深入了解，我们免费提供优质文章推荐–点击获取。 国内申请的审查结果一般不会直接影响美国申请的审查，实践中美国审查结果与国内审查结果相反的情况屡见不鲜。 第一，中美在专利审查上是相对独立的。 即使国内申请已经审查，美国审查员仍然会按照美国审查制度的流程和要求，重新独立审查。 在实操中，中美的对比文件大多数情况下不是完全一样的。虽然从理论上中美审查员可能检索出相同的对比文件，但审查员还是在检索中基于语言熟悉程度而在结果上产生一定倾向。例如，中国审查员通常是检索出中国专利作为对比文件，美国审查员通常是检索出美国专利作为对比文件。对比文件不同，审查结果就可能不同。 即使相同的对比文件，中美审查结果可能完全不同。比如，新创性判断，美国的审查更多以对比文件为基础，中国的审查则更受到审查员主观判断影响。 第二，国内申请的审查，对于美国申请的审查影响非常有限。 可能大家会有疑惑，既然国内审查已经开始甚至有结论了（比如，驳回），难道美国不会要求我们提供国内审查的相关信息吗？美国专利申请确实存在IDS披露义务（美国专利法实施细则37 CFR 1.56（a）规定了“任何涉及欺骗或试图欺骗专利局或通过恶意或故意误导的方式违反披露义务的专利申请将不会被授予专利权”。 然而，美国审查员并不一定会参考国内审查的对比文件，也不会将其作为他们审查的参考依据，实际操作中这种情况非常普遍。即使美国审查员参考了国内审查的对比文件，如前文所述，美国审查和中国审查在实际操作中存在差异，因此得出的结论也可能不同。 但如何避免国内申请被驳回的理由继续影响美国申请呢？ 如果国内专利申请驳回与撰写或方案本身有关，这就可能导致美国申请被驳回。但这完全可以通过预先评估、提前预防来尽量 […] …

对于国内企业而言，国内专利申请成本低，一般采用的是有多少个发明点就申请多少个中国专利。但是 国内申请 人进入海外时，国内企业往往会因为预算不够、成本过高而无法采取行动，毕竟单件 海外专利 申请远比单件中国专利申请的费用高，沿用中国的申请方式对国内企业（特别是创业型企业）而言负担过重。 那有什么解决方式既能保护这些发明点，还能降低企业申请的成本呢？ 如果不同发明点或者不同的国内申请之间的技术点存在关联，可以考虑合并申请。 合并申请就是将多个发明点或者多件国内申请，合并在一个海外（如美国）专利申请中来递交。通过合并申请，开始只需要负担一份美国申请的费用。 任何不同的国内申请都能合并？ 当然不是，合并申请的前提是不同国内申请之间存在联系。“联系”是一个非常宽泛的概念，但是从专利技术角度，其是指不同国内申请之间的技术之间存在相关性。 合并申请与续案制度的partner关系 申请人如果后续预算充裕，可以单独对不同技术方案单独申请续案或分案。因此，并非合并申请之后就不能像国内申请那样进行单独保护，反而合并案件和续案的组合，可以让单独保护的选择可以更灵活，充分发挥合并申请的利用价值。 除了降低成本，合并申请还有其他优势吗? 将多件国内申请进行合并，不仅可以解决企业申请海外专利时面对同时申请几件专利预算和成本的困境，还能在申请过程和申请维持方面带来诸多好处： 合并后的方案综合了几个国内申请的技术内容，相比于单独保护某个技术方案的单独申请而言，具有更大的创造性空间，在答复时可以更主动，授权风险自然也更低。 如前所提到的，后续预算足够，可以基于合并申请递交续案来针对一些技术内容单独保护。此外，是否递交续案还可以参考合并申请的审查意见，根据授权前景来决定，这无疑让成本控制更灵活，企业的成本付出和成果收获之间关系得到保证。 当然，合并申请的优势不止上述这些，其对案件的维持状态也有好处，这里就不再一一详述。 总结 申请人需要结合自己的需求来选择合并申请还是单独申请。但是对于美国申请而言，对于一些预算优先、需要独立保护的技术方案还不够明确时，合并申请无疑是一个不错的选择，它可以提供给申请人更多的犹豫时间和机会。 https://www.pctpatent.cn/?p=1723 …