优先权的申请过程

中国优先权经历了3次答复后获得授权，中国审查员在审查意见中指出：

• OA1：权要1-13不符合《专利法》第22条第3款（创造性问题）
• OA2：权利要求1-4、9、11和13不具备《专利法》第22条第3款（创造性问题）；权利要求5、8不符合《专利法》第26条第4款（说明书支撑问题）；权利要求6、10的修改不符合《专利法》第33条（修改超范围）
• OA3：权利要求1-11不符合《专利法》第22条第3款（创造性问题）

中国审查员在答复过程中总共给出了3个对比资料，其中2个中国对比文件，一个英文文献，指出优先权存在创造性问题。

申请人通过将从权3的部分特征上提到权1，并进行多轮抗辩后成功克服创造性问题。

美国专利申请过程

美国专利是将中国优先权直接翻译后申请的，在美国审查员下发了2次审查意见后，申请人最终放弃了该申请。美国审查员在审查意见中指出：

• NFOA：权要存在102问题、103问题
• FOA：权要存在112问题、103问题
• 其中，102是新颖性问题、103是创造性问题、112是不清楚问题。

针对新创性问题，美国审查员先后给出了4个现有文件，来驳回新创性。

在答复FOA后，该美国专利仍未获得授权，于是申请人放弃了该申请。可见申请人认为即使递交了RCE，获得额外的审查机会，也不一定能成功克服该申请的创造性问题，或者说递交RCE造成的成本，申请人已经不能接受。

在这个案例中，中国优先权最终成功克服了创造性问题并获得授权。然而将已授权的中国优先权直接翻译后递交的美国申请，却没有成功克服创造性问题。

那么美国审查员究竟是如何评述该美国申请的创造性？申请人是否使用了和中国优先权相同的答复策略去应对美国的创造性问题？

我们接下来将进行详细分析。

中美新创性标准差异所引发的问题

中国优先权权1和美国申请的独权1是相同的，如下（机译版）：

我们先来看看中国审查员针对优先权的创造性审查意见，以及申请人是如何克服创造性问题的。

以下是中国优先权的授权独权1（也是OA1修改后的独权1），如下（其中划线部分为新增技术特征）：

从审查员下发的多个官方审查意见中可以合理推测出该中国申请的答复情况：

• 中国审查员在OA1中给出了2个中国对比文件，指出优先权在对比文件1的基础上，结合本领域公知常识，不具备创造性。申请人在答复OA1的时候将从权3的部分特征（即上述划线部分特征）上提到权1中，并进行创造性抗辩。
• 中国审查员在OA2中指出，OA1答复中新增的从权3的部分特征在对比文件1的基础上，属于本领域的常规设计。申请人在答复OA2时，抗辩上述划线部分特征并非常规技术手段。
• 审查员在OA3中又检索了一篇英文文献，在对比文件的基础上继续坚持使用常规技术手段，认定优先权不具备创造性。申请人在答复OA3时，仍旧采用纯抗辩的策略，并最终成功克服了新创性问题。

那么美国审查员是怎么评述美国申请的创造性？申请人又是如何答复的？

• 美国审查员先后引用了4个英文对比文件。美国审查员在NFOA中指出：基于对比文件US 2020/0107390，独权1不具备新颖性。
• 申请人在答复NFOA的时候将从权3的全部特征（包含上述划线部分特征）上提到权1中，对其他从权没有做处理。
• 美国审查员在FOA中指出：新增检索的对比文件US 2019/0356536，主要公开了申请人在答复NFOA时新增的权3的技术特征。在NFOA采用的对比文件US 2020/0107390的基础上，结合新增对比文件US 2019/0356536，权1不具备创造性。

面对创造性问题，中国申请和美国申请都采用了相同的答复策略，也就是把权3相关的内容提上去。中美两国审查员初次审查意见虽然都是不认同，但具体理由完全不同。

最后一通审查意见中，中国审查员虽然新检索了一份英文对比文件，但最终不认可创造性的理由还是落到了常规技术手段上。详细查看中国审查员提供的这份英文对比文件，我们发现，其披露了部分申请人上提的特征，剩余的区别技术特征被审查员认为基于对比文件是容易想到的。

在FOA中，美国也检索了新的英文对比文件（与中国检索到的英文对比文件不同）。详细查看美国审查员提供的这份对比文件，我们发现，其与之前给出的对比文件紧密结合，共同披露了申请人上提的全部技术特征。

同样是英文对比文件，美国审查员却找到了技术更相近、能直接破坏创造性的对比文件。这也就是我们在之前文章里提到的，语言对检索的影响。

美国专利实战 | 中美审查员指出相同问题，为何两者的答复难度天差地别？-案例分析之6（点击阅读）

其直接影响是，中国能授权的申请进入美国不一定能授权。中国审查员引用的对比文件没有披露技术方案，并不代表美国审查员找不到相应的对比文件。

所以如果申请人打算以中国申请为优先权进入美国，一定要对中美两国新创性问题的审查差异有客观认识，不论中国优先权是否授权，一定要基于美国的审查强度，提前评估新创性并防范102和103风险，以免陷入被动局面。

关于美国创造性问题的审查逻辑，可以阅读我们往期发布的文章：

同一技术的创造性，为何美国却给出了与中国专利完全相反的审查结果？——揭秘美国专利创造性审查的特点（点击阅读）

总结

这个案例充分体现了，同一技术的创造性，中美两国的新创性审查结果没有必然联系，并且美国审查员检索到的对比文件力度往往更强。

所以中国专利进入美国之前，一定要提前针对新创性问题做好防范。

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